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Les noms de domaine génériques et descriptifs ne sont plus défendables

Une Société ne peut s’approprier l’usage d’un terme purement générique et descriptif en tant que nom de domaine et en interdire l’utilisation à des concurrents, souligne avec force la Cour d’Appel de Paris. Explications.

Depuis 2005, la Cour d’appel de Paris, suivie en cela par la Cour de cassation, considère que les noms de domaine simplement descriptifs ou génériques ne sauraient faire l’objet d’une protection particulière.
Les juges estimant qu’il n’est pas possible à leur détenteur d’opposer une quelconque antériorité au même titre que les signes distinctifs.

Désormais, les noms de domaine génériques ne sont plus protégés que par la règle d’occupation « premier arrivée, seul servi », sans protection contre le risque de confusion.

En l’espèce, une société « A Toute Vitesse » avait déposé le nom de domaine atoutevitesse.fr dès le 5 octobre 1998, et avait également enregistré plusieurs noms de domaine composés du mot « coursier », au singulier comme au pluriel, sous les extensions <.com> et <.biz> entre 2001 et 2005. En 1997, d’anciens salariés ont créé leur propre société « A Vive Allure », dont la dénomination sociale est devenue en 2005 « Coursier.fr by AVA » et « Coursier.fr » en 2006. Cette seconde société exploite également le nom de domaine coursier.fr.

« A Vive Allure », décide donc d’engager une procédure contentieuse à l’encontre de la société « A Toute Vitesse » sur le fondement de la concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

« A Vive Allure » reproche à « A Toute Vitesse » d’exploiter fautivement les noms de domaine « coursier.com », « coursiers.com », « coursier.biz » et « coursiers.biz ». Le défendeur « A Toute Vitesse » invite le Tribunal dans le cadre de demandes reconventionnelle à la condamnation de la société « A Vive Allure » pour parasitisme économique et procédure abusive.

Le Tribunal rejette les demandes de ces deux Sociétés, considérant que celles-ci sont infondées, décision confirmée par la Cour d’Appel de Paris qui considère que « les noms de domaine sont purement descriptifs et générique et s’apparentent à un quelconque mot clé » (…) « La Société coursier.fr ne saurait utilement se l’approprier et en interdire l’utilisation ».

Observons en l’espèce que les noms de domaine en question sont simplement descriptifs de l’activité de ces deux sociétés, ce qui rend ces termes insusceptibles d’appropriation en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs, la jurisprudence considère déjà de façon constante que les extensions des noms de domaine ne peuvent être prises en considération pour évaluer le caractère distinctif, ou non, du nom de domaine.

Cette décision est l’occasion de rappeler l’importance de la mise en place d’une stratégie de sécurisation et de valorisation du portefeuille de noms de domaine détenus par les acteurs du Web.
En effet, la définition de cette stratégie passe notamment par une évaluation préalable du caractère distinctif des noms de domaine envisagés ou d’ores et déjà réservés ainsi que par une étude des antériorités et réservations existantes dans l’ensemble du secteur concurrentiel concerné.

Source: Journal du net

RÉCUPÉRATION DE NOMS DE DOMAINES – Tignes.com , un cas intéressant

L’utilisation des différentes possibilités de récupération par un détenteur de marque est un droit à défendre.

Une décision récente de l’OMPI(Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) concernant le nom de domaine tignes.com met en évidence les difficultés que certains titulaires de marque peuvent rencontrer pour défendre leurs droits de marque sur Internet. Assistant régulièrement de grandes marques dans la sécurisation, la gestion ou la récupération de noms de domaines au sein de Vanksen, j’ai décidé de vous résumer la situation :

La Ville de Tignes en quête du nom « tignes.com » ou quand un effort de récupération n’atteint pas son but …

La commune de Tignes, détentrice de la marque figurative « Tignes », a tenté de récupérer le nom de domaine « tignes.com », codétenu par des particuliers, en utilisant successivement la voie judiciaire, la résolution à l’amiable du litige et enfin la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) auprès de l’OMPI, malheureusement sans succès.

Un premier avis quant à cette décision à été publié par l’auteur du blog Webmarklaw dans son article « Cybersquatting : La commune de Tignes a usé sa dernière cartouche devant l’OMPI », il y fait part de son accord avec la décision du Panel à l’exception de son refus de retenir la qualification de « reverse hijacking ». A ce titre, il mentionne que l’ensemble des actions entreprises par la commune de Tignes pendant 10 années durant aurait dû faire pencher le panel à nouveau en faveur des titulaires de tignes.com.

A la lecture de ce point, la question qui se pose est de savoir si la réalisation successive d‘actions par un détenteur de marque pour la défense de ses droits est en soi condamnable. Seules des actions abusives devraient selon nous être condamnables, car il est entendu que la seule détention d’une marque enregistrée ne donne pas tous les droits au détenteur de marque contre un tiers légitime à utiliser une dénomination.

Aussi l’abus est-il constitué en l’espèce ?

Retour sur une démarche douloureuse mais logique et légitime

Comme mentionné, la commune de Tignes a défendu historiquement ses droits auprès des tribunaux français, à défaut d’autres possibilités, les principes UDRP étant seulement à leurs débuts en 1999. Le TGI de Lyon a cependant refusé de reconnaître la contrefaçon dans son jugement du 27 septembre 2001. Les motivations du juge seraient un complément intéressant à cette étude, notamment pour connaître sa position dans un contexte où la jurisprudence française sur les litiges entre marques et noms de domaine en était aussi à ses origines et laissait une certaine marge de manœuvre (étant donné que la position actuelle et établie des tribunaux actuelle date de 2005).

Par la suite, la commune de Tignes s’est aperçue d’une modification sur le site tignes.com. L’ancienne page de présentation de l’histoire de la ville de Tignes a laissé place à des liens sponsorisés redirigeant vers des hôteliers établis dans la région de Tignes. En l’absence de datation de cette évolution, nous pouvons légitimement penser que cette modification a apporté à la commune de Tignes les éléments suffisants pour de nouveau défendre sa marque auprès des titulaires. L’évolution du marché, et la consolidation de l’autorégulation ont fait apparaître de nouvelles pratiques de récupération de noms de domaines : la conclusion d’accord amiable et la procédure UDRP, soutenues par des solutions techniques, assurant une transaction et un transfert sécurisé.

Au regard des éléments susmentionnés, la décision du panel de rejeter la plainte pour « reverse hijacking » des titulaires nous paraît opportune car il n’y a pas selon nous d’élément identifiant clairement un abus réalisé par la commune de Tignes dans ses actions.

En effet, au regard de l’évolution de la jurisprudence, nous pouvons nous demander si le jugement aurait été le même si celui-ci avait été rendu aujourd’hui, comme d’autres décisions du début des années 2000. Aussi, l’interrogation du détenteur de la marque d’utiliser d’autres moyens mis à sa disposition au vu de l’évolution des pratiques et possibilités de recours nous apparaît bien légitime, telle que l’appel à une procédure administrative UDRP.

Parallèlement, l’autorégulation du marché a permis l’émergence d’un véritable commerce de transfert de noms de domaine d’un titulaire à un autre. Dans ce contexte favorable aux échanges, une tentative de résolution de litige par un accord privé peut-elle être vue comme un abus ? N’est-il pas de bonne augure de tenter de discuter pour régler quelque conflit que ce soit, avant de lancer des procédures plus lourdes pour tout un chacun ? Le fait que certaines décisions UDRP retiennent le montant de transfert exagérément élevé demandé par un titulaire du nom de domaine va aussi dans ce sens.

En conclusion, et même si certaines précisions des faits ne sont pas connues, la stratégie suivie par la commune de Tignes ne nous paraît pas abusive, cette dernière ayant tenté de faire reconnaître son droit en suivant simplement les solutions existantes.

Aussi, l’utilisation par un détenteur de marque de l’ensemble des moyens pour défendre ses droits de propriété intellectuelle en respectant les règles et pratiques en place n’est pas par défaut un abus, notamment en présence d’une évolution conséquente des positions et pratiques du secteur.

La question du champ de protection accordée aux marques reprenant des dénominations de communes ou de régions pourrait compléter notre point de vue, notamment sur la reconnaissance de la légitimité d’un titulaire de nom de domaine résidant dans la région concernée et pouvant limiter les moyens de défense…

Source: Culture-Buzz.fr

Ces marques qui défendent leurs noms de domaine bec et ongle

La France est le deuxième pays qui mène le plus d’actions extrajudiciaires pour récupérer des noms de domaine. J’ai mené l’enquête pour savoir quelles sont les sociétés françaises les plus agressives pour défendre leurs droits.

Cette semaine, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui gère la majorité des plaintes liées au cybersquatting, a publié son toujours très attendu rapport annuel sur les litiges autour des noms de domaine. Si elle note une baisse des plaintes (2 017, soit moins 9,5 % par rapport à 2008), le nombre de noms de domaine concernés a battu un nouveau record (4 688). La France est très active dans cette lutte et représente près de 11 % des plaignants, se classant juste derrière les Etats-Unis.

Derrière les chiffres, une question. Qui attaque les squatteurs en tout genre ? Pour répondre à cette énigme, j’ai épluché les milliers de plaintes dont le verdict a été rendu en 2009 concernant les extensions génériques (.com, .net, .org, .info…), le .fr et quelques extensions pays apparus dans mes recherches. Cela vous donne une bonne indication des entreprises les plus belliqueuses du pays.

Sanofi, Danone, Accor en tête

Alors, chers cybersquatteurs, pas touche à Sanofi-Aventis ! La société pharmaceutique décroche le titre de champion des requérants les plus entreprenants. J’ai relevé 36 noms de domaine récupérés en 2009. Sanofi a entre autres mené des actions importantes pour reconquérir des adresses internet autour de son produit phare contre l’obésité Acomplia (acomplia-discount.com, acompliaonline.com, buyambiencrwithoutaprescription.net, cheapacomplia.com…).

Deuxième de mon classement : Danone, qui a été très actif surtout pour son produit Activia. Parmi les 28 domaines revenus dans son giron, on recense activa.biz, activia.ch, activia.com.es, activiachalenge.com, activiaconsulting.com, activiadanone.com ou activianutrition.com. Le groupe agroalimentaire a également obtenu la rétrocession du nom de sa marque à l’identique en .ma (Maroc), .me, .pro et .ws.

Le groupe hôtelier Accor complète le trio de tête avec 23 noms de domaine. L’année 2009 a été marquée par toute une série de victoires autour de noms associant leur marque au préfixe blog (blogaccor.com, blogaccorhotels.com, blogibishotel.com, blogmercure.com, blognovotel.com, blogsofitel.com…).

Presque cinquante grandes marques ont mené des actions

Derrière ce podium, on trouve entre autres la banque CIC (18 noms de domaine récupérés), et les entreprises Areva (17 noms) et Alstom (16 noms). Puis la septième et huitième place sont respectivement occupés par deux transporteurs français. Air France a obtenu 13 domaines dont airfrance-suck.com ou airfranceauctions.com. La SNCF (12 domaines) a beaucoup défendu sa marque TGV (e-tgv.com, tgv-est.mobi, tgvfamily.com, tgvmed.com…) mais aussi des noms associés à son célèbre acronyme (sncfgrandvoyageur.com, transiliensncf.com, velo-sncf.com). La Française des jeux se classe neuvième (fdjbet.com, fdjbingo.com, fdjcasino.com, fdjeuxsport.com…).

Au dixième rang, Axa (avec 9 domaines) retrouve des noms aussi naturels que axa.net et axa.info ainsi qu’un beau Point Squatting wwwaxa.fr (lire ma chronique à ce sujet). La suite du classement comprend L’Oréal (11e, 7 noms) et le Crédit Mutuel (12e, 6 noms). Auchan, 13e, a récupéré cinq domaines dont auchan24.com et auchanpolska.com soit un de plus que Carrefour. Ce dernier est 14e ex æquo ave Christian Dior, CMA CGM (quatre domaines autour de sa nouvelle tour marseillaise), Lancôme et Renault (renault-shop.com, yourrenault.com…).

Ils sont nombreux à la 19e place avec trois domaines traités en 2009. On y retrouve Baccarat, Les Editions Neressis, Evian (evian-dayspa.com). A ce rang, Kingfisher France a récupéré des noms de domaine pris par des tiers avec des caractères accentués (bricodépot.com, bricodépôt.net). Michelin (mymichelin.com) et Pierre Fabre, qui a enfin son pierrefabre.com, sont également présents. A la 25e place, on rencontre avec deux noms le Crédit du Nord, la Fnac, Garnier, Louis-Vuitton, Fragonard et Royal Canin.

1 500 dollars par plainte

Au dernier rang, avec un seul litige jugé dans l’année, un certain nombre de sociétés dont les plus connues sont les 3 Suisses (3suisses.fr), Alinéa (alinea.com), Bayard (notre-temps.fr), Caisse d’Epargne (livret-a.com), Canal Plus (sexcanalplus.com), Castel Frères, Dailymotion, Europages, Hachette Filipacchi Presse, Le Républicain Lorrain, Mazars, Micromania, Naf-Naf (vente-privee-nafnaf.com), le club de football PSG (boutique-psg.fr), Saint-Gobain, SFR, Surcouf et Total.

Toutes les sociétés n’ont pas les moyens de se payer une procédure extrajudiciaire auprès de l’OMPI. Les frais sont de 1 500 dollars (sans compter ceux de votre représentant juridique) par plainte. Les entreprises en tête de notre classement ont donc sorti le carnet de chèque pour faire respecter leurs marques. Ainsi, elles ne se diluent pas parmi de nombreux noms de domaine contrefaisants.

Source: 01.net

Auteur: Jean-François Poussard

Comment résoudre le conflit entre IDeNum.fr et la marque IDéNum ?

A l’occasion de la présentation d’un projet de certification numérique – IDéNum – par le secrétariat d’État à l’économie numérique, des petits malins avaient vite déposé le domaine IDeNum et sous d’autres extensions dont la très populaire .Fr. Une petite course au premier arrivé, premier servi qui se déroule à chaque fois qu’une nouvelle marque, appellation, concept, produit, service, etc. est annoncé.

Dès hier, le gouvernement mandatait un cabinet d’avocat parisien pour réclamer le transfert du domaine .fr. Argument avancé ? Le code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction ou l’usage ou même l’apposition d’une marque « pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Ne pas respecter cette interdiction fait, selon la missive, encourir une plaine en contrefaçon sanctionnée jusqu’à 300 000 euros et 3 ans d’emprisonnement.

L’arrêt Locatour de la Cour de cassation

Toutefois, des échanges avec Cédric Manara, on en déduit que la jurisprudence actuelle n’est pas aussi catégorique : « il a fallu un bon moment avant qu’on en arrive là, mais fin 2005, la Cour de cassation a jugé qu’un nom de domaine non utilisé ne peut être considéré comme contrefaisant. Pourquoi ? Justement parce qu’il n’est pas utilisé ! Or la contrefaçon s’apprécie par rapport à un produit ou un service pour lequel serait utilisé un signe identique ou similaire à une marque déposée ». Ce qui n’est pas le cas ici, face à un nom de domaine sans site, sans attache.

Dans cet arrêt dit Locatour rendu le 13 décembre 2005, la Cour de cassation avait exprimé en effet « qu’un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure (…) que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public. » (commentaire de la décision par C.Manara chez Juriscom) En d’autres termes, un simple nom de domaine rattaché à aucune page ne peut en lui-même entraîner un tel risque de confusion.

Sans exploitation, un domaine est invincible

Depuis les choses ont peu évolué, nous explique encore Cédric Manara : « en février 2007, arrive un décret relatif aux noms en .fr. Le décret prévoit qu’ « un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi » (article R. 20-44-45 du code des postes et télécommunications). Cette règle est reprise dans la charte d’enregistrement définie par l’AFNIC. L’AFNIC a estimé plusieurs fois que ce texte réglementaire ne pouvait s’appliquer quand un nom n’est pas utilisé (elle l’a fait dans le cadre de la « procédure PREDEC » qu’elle a mise en place). Donc, si notre titulaire du nom de domaine idenum.fr ne l’exploite pas, il est normalement juridiquement invincible ! »

Seule issue pour récupérer le nom rapidement ? La négociation. Ou alors trouver de nouveaux arguments inventifs à l’aide d’une brochette de juristes.

Source: PC Impact.com
Auteur: Marc Rees

Responsabilité des offices et bureaux d’enregistrement dans leur activité d’attribution et de gestion de nom de domaine

Une société, qui avait fait enregistrer le nom de domaine « francelot.com » auprès de l’Association française pour le nommage internet en coopération (Afnic), avait constaté qu’un tiers avait enregistré, quelque temps plus tard, le nom de domaine « francelot.fr ». Ce site contenait une liste de liens hypertextes renvoyant vers des sites internet de sociétés concurrentes. La demanderesse avait alors mis en demeure l’Afnic de communiquer les coordonnées du déposant et de rendre inactive l’adresse litigieuse.

Elle avait obtenu une ordonnance sur requête du Président du TGI autorisant la levée de l’anonymat du déposant, mais refusant de bloquer le nom de domaine « francelot.fr », ce qui l’avait contrainte à procéder par voie d’assignation.

Le TGI de Versailles sanctionne l’Afnic pour avoir contribué à la persistance de l’impact parasitaire du site « francelot.fr » et à la perte d’image de la société demanderesse.
En effet, l’Afnic a l’obligation de procéder au blocage d’un nom de domaine chaque fois qu’elle identifie une violation des termes ou de l’esprit de la charte de nommage, violations dont est dressée une liste non exhaustive.

La mise en demeure, qui alertait l’Afnic de l’existence d’une concurrence déloyale par reproduction, à l’identique, du nom commercial par un site dirigeant les internautes vers ses concurrents, aurait donc dû provoquer, de la part de l’association, le blocage conservatoire du nom de domaine « francelot.fr ».

Remarque : l’Afnic agit comme un office d’enregistrement pour l’attribution des noms de domaine en «. fr ». Dès lors qu’elle remplit cette mission, et compte tenu de son monopole pour la délivrance des noms de domaine en «. fr », son régime de responsabilité doit s’apprécier au regard de l’esprit des nouvelles dispositions légales et réglementaires sur les « offices » étant relevé qu’elle doit respecter les dispositions des articles R. 20-44-42 à R. 20-44-47 du code de la poste et des communications électroniques qui instituent de nouvelles règles pour la protection des noms de domaine, indépendantes de la procédure de désignation des offices d’enregistrement.

Source: blog-lexom.com