La chasse aux intrus, ou Récupération des noms de domaine

De nouvelles professions d’intermédiaires ont été évoquées.
Une autre catégorie de personnes a profité de l’intérêt nouveau dans les noms de domaine : les ‘ cybersquatteurs ‘. Le caractère intrinsèquement international de l’internet, et donc des noms de domaine, a été pour eux une bénédiction. Il suffit de quelques minutes et de quelques euros pour réserver un nom de domaine de 2e niveau. Sous la plupart des extensions, aucun contrôle n’est effectué à l’enregistrement. N’importe qui peut donc enregistrer comme nom de domaine n’importe quelle marque, célèbre ou non, qui n’aurait pas encore été réservée par son titulaire légitime. A l’inverse, le titulaire de la marque se trouve dans une situation délicate une fois le nom enregistré par un tiers. Il doit soit transiger avec le squatteur soit se lancer dans des procédures judiciaires qu’il sait longues et coûteuses, surtout si le squatteur est basé dans un pays étranger. Des contre-feux institutionnels ont bien été mis en place mais s’ils paraissent efficaces, un examen plus approfondi pointe certains manques.

En 1999, c’est l’Icann qui a déployé une procédure pour combattre l’enregistrement frauduleux de noms de domaine. Epaulée par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), une agence spécialisée de l’Onu, elle a introduit une procédure dite UDRP [1] (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) pour ‘ Règlement uniforme de résolution des litiges en matière de noms de domaine) applicables à tous les gTLDs. Il s’agit d’un mode alternatif de règlement des conflits ‘ qui vise à apporter une solution rapide et peu onéreuse aux cas de cybersquatting les plus fragrants.

Une des originalités de l’UDRP est d’organiser une procédure d’arbitrage internationale obligatoire dont une des parties est inconnue au moment de la conclusion de la clause d’arbitrage. Par une chaîne de contrats, l’Icann oblige en effet les titulaires de noms de domaine à accepter par avance de soumettre les litiges relatifs à l’enregistrement de leurs noms à une procédure ad hoc que tout tiers peut déclencher. Le tiers doit simplement justifier être titulaire de droits de marque auxquels l’enregistrement porte atteinte.
L’UDRP est particulièrement efficace car si l’arbitre estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine portent effectivement atteinte aux droits de marque du demandeur, il peut en ordonner le transfert immédiat. C’est le bureau d’enregistrement gérant le nom qui exécute la décision en modifiant le nom du titulaire dans sa base au profit du demandeur.

Les registres des ccTLDs ont adopté des procédures apparentées à l’UDRP, quand ils n’ont pas purement et simplement repris cette dernière. Les titulaires de marques disposent donc aujourd’hui d’une protection a priori étendue contre le cybersquatting. Dans le cas de l’Afnic, le registre du .fr, c’est une procédure proche de l’UDRP, appelée Procédure alternative de résolution des litiges (Parl) [2], qui assure la sanction des cas de fraude les plus flagrants.

Le succès de l’UDRP et des procédures apparentées peut être mesuré au nombre d’actions introduites chaque année sous leur égide. L’Ompi qui, en plus d’en être l’inspiratrice de ces procédures, fournit la majeure partie des décisions les appliquant, a tranché plus de 11 700 cas depuis décembre 1999 [3]. Le temps où la procédure UDRP relative au nom de domaine madonna.com [4] faisait la une des journaux [5] est donc bel et bien révolu et le cybersquatting n’est plus décrit comme ce fléau endémique qui ravage l’internet comme cela avait pu être le cas à la fin des années 1990 et au début des années 2000.

Reste que l’UDRP et les autres procédures n’ont pas éradiqué le cybersquatting. Si on laisse de côté l’année inaugurale, l’an 2000, au cours de laquelle 1 857 cas avaient été portés devant l’Ompi, l’organisation a eu à connaître de 1 000 à 1 500 cas chaque année. La tendance semble cependant à la hausse. 1 823 plaintes ont été enregistrées en 2006 [6] et 1 586 cas avaient déjà été reçus au 2 octobre 2007. A la vue de ces chiffres, s’il n’y a pas eu d’augmentation significative des cas de cybersquatting enregistrés depuis six ans, il n’y a donc pas eu non plus de décrue. L’UDRP a, au mieux, permis de contenir les comportements déviants. C’est pourquoi on peut considéré que l’UDRP a eu un succès mitigé, d’autant que l’UDRP est encore aujourd’hui une procédure chère et produisant des décisions de qualité médiocre.

Le coût pour le demandeur à une procédure UDRP devant l’Ompi est de 1 500 euros, 4 000 s’il souhaite que l’affaire soit tranchée par un panel de trois membres plutôt que par un expert seul. A cela s’ajoutent souvent les honoraires d’un spécialiste pour rédiger, introduire et suivre la plainte.

Le coût total est sans doute inférieur à celui d’une procédure devant une juridiction nationale, les délais plus brefs et, dans les cas où le transfert est ordonné, l’efficacité de la décision supérieure, mais l’UDRP n’en reste pas moins une ‘ procédure de riches ‘. Il faut être prêt à débourser des milliers d’euros pour récupérer un nom qui n’en vaut que quelques uns chaque année à enregistrer. C’est de plus une procédure élitiste puisqu’elle n’est ouverte qu’aux seuls titulaires de droits de marque.

S’ajoute à cela le fait que l’UDRP produit des décisions souvent pauvres et stéréotypées. Dans la grande majorité des cas, le titulaire du nom de domaine mis au défi d’établir sa possession de bonne foi du nom face aux allégations du demandeur ne répond tout simplement pas à la plainte. Au cours du mois de mai 2007, l’Ompi a par exemple rendu quinze décisions (10% de son activité totale) relatives à des noms de domaine reprenant la marque sous laquelle une spécialité médicamenteuse est commercialisée [7]. Dans seulement trois cas le titulaire du nom de domaine a présenté une réponse et dans seulement un cette réponse a convaincu l’expert que le nom n’était pas squatté. Cela signifie que dans douze cas sur les quatorze ayant débouché sur le transfert du nom de domaine litigieux aucun véritable échange d’arguments n’a eu lieu.

En pratique, il ne fait pas de doute que les noms en cause étaient cybersquattés [8] et les experts ne doivent donc pas être critiqués pour avoir ordonné leur transfert. En l’absence de réponse des titulaires, les experts ont cependant tendance à rendre des décisions expéditives, acquiesçant à tous les points soulevés par la demande, même sous les formes les plus elliptiques. Des milliers d’euros ont donc été dépensés, des spécialistes consultés pour aboutir à des décisions à l’issue prévisible et dans lesquelles rien n’est réellement discuté. Si l’UDRP et les autres procédures apparentées représentent un mieux par rapport à l’imbroglio d’une action devant le juge national, la situation demeure par conséquent insatisfaisante. Nominet, le registre du .uk, le reconnaît implicitement en réfléchissant actuellement à une modification de son équivalent de UDRP, le DRS (Dispute Resolution Service pour Service de résolution des litiges). Il souhaite simplifier sa procédure dans les cas où le titulaire du nom ne répond pas aux allégations du demandeur [9] .

Le DRS du .uk est particulier en ce qu’une phase de conciliation obligatoire précède la saisie de l’expert. Ce n’est que si la conciliation échoue que l’expert est saisi. Selon Nominet, l’expérience montre que, dans la grande majorité des affaires qui arrivent jusqu’à l’expert, le demandeur a un intérêt clair dans le nom litigieux et que le titulaire n’a pas répondu à la phase de conciliation. Dans 95% des cas, l’expert ordonne alors le transfert du nom litigieux au demandeur [10] . Sur la base de ce constat, Nominet propose qu’à l’avenir, dans un tel cas de figure, le nom soit transféré au demandeur sans passer par les services d’un expert. Le demandeur paierait 200 livres sterling de frais à Nominet pour cette procédure ‘ allégée ‘ au lieu des 750 que coûte la désignation d’un expert. C’est une division par 3,5 des frais de procédure.
Reste que cette réforme ne règle pas la question des frais annexes : il faudra toujours au préalable introduire une plainte et donc, en pratique, recourir à un spécialiste pour la rédiger. C’est souvent ce recours à un spécialiste qui se révèle le plus onéreux pour le demandeur. On peut donc se demander dans quelle mesure la réforme rendra le DRS plus abordable pour les demandeurs potentiels, notamment les plus modestes.

Si l’UDRP et les procédures apparentées sont donc en théorie de bons contre-feux au cybersquatting, la pratique pointe leurs limites, d’autant que le cybersquatting a évolué depuis l’introduction de l’UDRP en 1999.

Notes

[1] http://www.icann.org/udrp/udrp.htm
[2] http://www.afnic.fr/doc/ref/juridique/parl
[3] L’Ompi propose sur son site web un outil statistique extrêmement complet sur les décisions relatives aux noms de domaine : http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics.
[4] Ompi, Madonna Ciccone, dite Madonna c. Dan Parisi et madonna.com, n? D2000-0847, 12 octobre 2000, http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.html.
[5] Konrad (R.), Hansen (E.), Madonna.com embroiled in domain ownership spat, c|net, 21 août 2000, www.news.com/2100-1023-244734.html ; Francis (C.), Madonna bids to win domain name game, 14 septembre 2000, CNN, http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/09/13/switzerland.madonna/.
[6] Ompi, Le Cybersquattage poursuit son expansion - les risques pour les marques s’intensifient devant les nouvelles pratiques d’enregistrement, communiqué de presse, 12 mars 2007, Genève, http://www.wipo.int/pressroom/fr/articles/2007/article_0014.html.
[7] Les décisions de l’Ompi sont accessibles par mois sur son site : http://listbox.wipo.int/domain-updates.
[8] Il s’agissait notamment de cialisfocus.com et drugcialis.com, le Cialis étant un médicament utilisé pour soigner les troubles de l’érection, de ordervaliumonline.com, pharmavalium.com et valiumgenericpharmacy.com, le Valium étant utilisé pour traiter l’anxiété. On trouvait aussi ambienfree.com, un sédatif que certaines personnes utilisent pour ses effets secondaires.
[9] Nominet, Proposed DRS default transfer process, 3 septembre 2007, communiqué de presse, http://www.nominet.org.uk/news/latest/?contentId=4401.
[10] Nominet, Proposed DRS default transfer process, consultation, http://www.nominet.org.uk/policy/consultations/defaulttransfer.

(à suivre)

Charles Simon

Source CawAilleurs, le Cawa d’AdmiNet City

Conférence à l’Atelier Internet de l’ENS,
Paris, lundi 12 novembre 2007
par Charles Simon

Les mots et les quarante voleurs ou Pratiques actuelles des noms de domaines

La pratique montre que des personnes sont aujourd’hui prêtes à investir des milliers d’euros pour le contrôle d’une suite de caractères qui peut être réservée pour quelques dizaines d’euros par an. Nous en donnerons quelques exemples. Certains enregistrent ainsi des marques dans le seul espoir de bénéficier d’un enregistrement privilégié de noms de domaine. C’est ce que nous examinons dans le présent article.
Nous verrons aussi, dans des articles suivants, qu’un marché de la revente des noms de domaine est aussi désormais bien établi et des modes alternatifs de règlement des conflits (Marc) créés pour lutter contre certaines pratiques d’enregistrement abusif génèrent aujourd’hui un contentieux abondant Ces Marc ont cependant à faire face à un ‘ cybersquatting ‘ en constante évolution.

Ruées vers les nouveaux noms et enregistrement de marques

La concurrence pour l’enregistrement de noms de domaine est telle que, lorsqu’un nouveau noms de domaine de 1er niveau (TLD pour Top Level Domain) est créé, il est habituelle de prévoir une période de pré-lancement dite ‘ Sunrise ‘ (aube en anglais) au cours de laquelle seuls les titulaires de marques déposées peuvent enregistrer des noms de domaine sous la nouvelle extension. A défaut, n’importe qui pourrait profiter de l’ouverture pour enregistrer comme nom de domaine de 2e niveau la marque d’un tiers, par exemple coca-cola.TLD. C’est ce qu’on appelle communément le cybersquatting. L’organisation d’une Sunrise n’est cependant pas nécessairement un frein pour qui veut préempter un nom de domaine et est prêt à approcher les règles de façon ‘ créative ‘.

Le .eu est le dernier ‘ grand ‘ nom de premier niveau à avoir été lancé. Il est censé refléter l’identité de l’Union européenne sur l’internet. Son ouverture a été précédée d’une période Sunrise qui a duré quatre mois, du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006. Pendant la Sunrise, ‘ les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire [1] ‘ ont eu la possibilité d’enregistrer en priorité leurs marques comme noms de domaine. Ils ont été nombreux à le faire, ou tenter de le faire puisque, dans un communiqué de presse du 9 décembre 2005, 16h30 [2], soit seulement quarante heures après l’ouverture de la Sunrise, EURid, le registre du .eu, indiquait avoir reçu 117 424 demandes d’enregistrement pour 86 122 noms de domaine. Le 6 avril 2006, à la fin de la période Sunrise, 346 218 demandes avaient été formulées pour 245 908 noms de domaine.
Le ratio d’1,4 demandes par nom de domaine ne doit pas étonner. Une des fonctions des marques est d’organiser la coexistence de termes identiques pour identifier des produits et services différents. Une personne ne peut en effet réserver l’usage d’un terme comme marque que pour une certaine catégorie de produits ou de services. C’est ce qu’on appelle le ‘ principe de spécialité ‘. C’est lui qui permet à la marque de stylos Montblanc de coexister avec la marque de crèmes dessert Mont Blanc.
Dans le cas des demandes formulées pendant la Sunrise du .eu, certaines marques présentées pour justifier la demande de réservation ont cependant de quoi surprendre. Au cours des quarante premières heures, les noms les plus demandés étaient sex.eu et hotel.eu avec, respectivement, 227 et 118 demandes. Suivaient travels.eu, jobs.eu, hotels.eu, casino.eu [3] avec de 94 à 80 demandes. SEX, HOTEL, TRAVELS. sont des termes génériques, trop peu distinctifs pour qu’un produit ou un service puisse leur être associés efficacement dans l’esprit du consommateur. Comment des personnes ont-elles pu déposer les marques correspondantes ? En réalité, il semble que les déposants de ces marques n’aient jamais eu pour but de les utiliser pour identifier un produit ou un service mais de réaliser un ‘ coup ‘ en participant à la Sunrise du .eu.
Ce détournement de la finalité du dépôt de marques est manifeste à la lecture des statistiques de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI). L’OBPI propose une procédure dite ‘ d’enregistrement accéléré ‘. ‘ En effet, il existe des situations dans lesquelles il est nécessaire d’enregistrer rapidement sa marque. En cas d’enregistrement accéléré, la marque est enregistrée dès qu’il est satisfait aux conditions formelles. Cette procédure peut ne durer que ‘ quelques jours ‘ selon l’OBPI. Cette procédure rapide était le véhicule idéal pour les personnes souhaitant participer à la Sunrise mais ne disposant pas de marque au moment de son lancement ou peu avant.

A la lecture des chiffres de l’OBPI, il apparaît en effet qu’alors que, depuis 2001, le nombre de dépôts de marques auprès de l’organisme fluctuait de 22 500 à 23 500 par an, ce chiffre a soudainement bondi à 30 691 en 2005 [4] et 27 221 [5] en 2006. Cette augmentation est remarquable à deux titres :
- d’abord elle n’est pas uniformément répartie par catégorie de dépôts. La seule augmentation du nombre d’enregistrements accélérés suffit à l’expliquer ;
- ensuite ces enregistrements accélérés supplémentaires ne sont pas étalés dans le temps sur les deux années 2005 et 2006 mais se concentrent sur une période de neuf mois, entre août 2005 et avril 2006.
Le nombre d’enregistrements accélérés est passé de 271 en juillet 2005 à 411 en août. Il est ensuite retombé de 868 en avril 2006 à 285 en mai, soit une division par 3 en un mois ! Le pic de l’anomalie se situe en décembre 2006 avec plus de 3 900 dépôts, soit environ 17% de l’ensemble des dépôts, toutes catégories confondues, au cours d’une année normale. Abstraction faite de ces dépôts ‘ anormaux ‘, environ 7 200 en 2005 et 3 600 en 2006 [6], le nombre total de dépôts auprès de l’OBPI pour les années 2005 et 2006 est stable par rapport aux années précédentes. Nous sommes donc face à un événement exceptionnel par son ampleur et sa concentration dans le temps.

A notre connaissance, il n’y a qu’une explication à ce phénomène : le lancement du .eu. En décembre 2006, premier mois de la Sunrise, deux catégories de personnes avaient un besoin urgent de marques européennes :
- d’une part des spéculateurs souhaitant participer à la Sunrise pour préempter des noms de domaine ‘ désirables ‘ avant l’ouverture de l’enregistrement au public ;
- d’autre part des personnes souhaitant protéger du cybersquatting un signe sous lequel ils avaient une activité légitime mais pour lequel ils n’avaient pas de marque ou avaient une marque extra-européenne.

[ NDLR : Un exemple de concurrence pour protéger un nom : les candidatures au domaine adminet.eu en période de Sunrise :
1. la sarl Adminet, créée pour protéger les droits de la communauté AdmiNet française, et transformée ensuite en Association des Amis d'AdmiNet
2. la société suédoise Adminet AB, qui édite des bulletins de paie
3. la société Epistrophe, qui vend des noms de domaines et des prestations de référencement sous le nom commercial AdmiNet France.
Comme on le voit, à quelques jours près, le domaine adminet.eu aurait pu être attribué à la société suédoise.
C'était la règle du jeu. ]

Les conditions d’accès à la Sunrise ne mentionnant pas les modalités d’acquisition de la marque européenne fondant la demande, les enregistrements accélérés de l’OBPI ont été exploités par ces deux catégories de personnes pour remplir leurs objectifs opposés : préempter en l’absence de droit/protéger en présence de droits.

L’ouverture du .eu a, selon nos calculs, généré un chiffre d’affaires exceptionnel d’environ 4,5 millions d’euros [7] dans les caisses de l’OBPI. A cela s’ajoutent les sommes perçues par les personnes qui ont imaginé et mis en oeuvre le montage. C’est donc plusieurs dizaines de millions d’euros que différents acteurs se sont partagés. L’enregistrement d’un .eu en période de Sunrise a coûté à certains candidats à l’enregistrement bien plus que les 45 euros demandés par EURid pour le traitement d’une demande.
Cette instrumentalisation des enregistrements accélérés devant l’OBPI pour participer à la Sunrise est cependant une violation manifeste de l’esprit de la Sunrise et une perversion de la procédure de dépôt de marques. Elle n’est pas passée inaperçue et le registre du .asia, le prochain ‘ grand ‘ nom de domaine de 1er niveau à ouvrir, a posé comme condition au bénéfice de la Sunrise non seulement la détention d’une marque mais encore son enregistrement avant une date butoir (cut-off date) [8]. Les nouveaux registres s’adaptent donc à la ‘ créativité ‘ des acteurs du marché.

Notes

[1] Cf. article 10 du Règlement 874/2004 du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en oeuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, http://www.eurid.eu/images/Documents/EC_874_2004/ec%20regulation%20874_fr.pdf.
[2] EURid, .eu successfully launched, communiqué de presse, 9 décembre 2005, http://eurid.org/images/Documents/Press_releases/dec-9-05-%20eu-successfully-launched-press-release.pdf.
[3] EURid, .ibid.
[4] OBPI, Work in Progress - Rapport annuel 2005, http://www.boip.int/fr/pdf/reports/jaarverslag2005.pdf.
[5] OBPI, Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement - Rapport annuel 2006, http://www.boip.int/fr/pdf/reports/jaarverslag2006.pdf.
[6] Chiffres obtenus en retirant au total des enregistrements accélérés effectivement effectués au cours d’août 2005 à avril 2006 un chiffre calculé à partir de la moyenne mensuelle des enregistrements accélérés effectivement effectués hors de ces mois ‘ exceptionnels ‘.
[7] Chiffre calculé sur la base de 10 800 dépôts exceptionnels, la taxe de base pour le dépôt d’une marque individuelle étant de 240 euros auxquels s’ajoutent 193 euros de taxe supplémentaire pour l’enregistrement accéléré.
[8] The DotAsia Organisation, .Asia Sunrise Policies, 10 août 2007, .Asia Registry Policies Document, http://www.dotasia.org/policies/DotAsia-Sunrise-Policies-COMPLETE-2007-08-10.pdf. Cette date butoir est fixée au 16 mars 2004 pour une première phase de la Sunrise et au 6 décembre 2006 pour une seconde. L’origine nationale de la marque étant indifférente pour participer à la Sunrise du .asia, cela signifie que toutes les personnes ayant effectué un enregistrement accéléré pour la Sunrise du .eu pourront participer à la seconde phase de la Sunrise du .asia.

(à suivre)

Source CawAilleurs, le Cawa d’AdmiNet City

Experts debated what 2008 will mean for the domain name industry at last month’s registrar conference held by .uk registry Nominet, predicting strong growth for the suffix. There were also warnings from some quarters over the continued rise of the practice of domain tasting, and firms were urged to tightly manage their domain name portfolios.

Lesley Cowley, chief executive of Nominet, predicted the UK top-level domain would reach 10 million subscribers next year, but she added that trust and security would increasingly be differentiators for registrars as they seek to retain customers.

The issue of trust is going to be a key factor in this industry over the next year, and something we will continue to monitor, added Nominet chairman Bob Gilbert.

A new domain name industry report from Nominet also pointed to strong growth in the industry, with 60 per cent of businesses surveyed for the research saying they supported a .uk domain. In addition, firms were urged to ensure they have a clear timetable for registration of their domains, because any lapsed names could be snapped up by domain tasters.

Domain tasting is the practice of registering domain names immediately after they have expired, monitoring how much traffic they receive and then either dropping them before the five-day grace period expires and therefore avoiding a fee, or taking them up and monetising the site through advertising.

The practice is widespread in the .com domain, although Nominet said it has taken measures to prevent registrars doing this with .uk names. Nominet’s Phil Kingsland warned that roughly seven per cent of .com and .net names are subject to domain tasting, which amounts to around six million names at any one time.

Also at the event, Cowley predicted that proposed generic top-level domains (gTLDs) for geographic regions and cities could soon become a reality as Icann looks to liberalise the industry laws governing the creation and running of these domains.

There have already been thousands of applications for new gTLDs, including .lat for Latin America and .london, explained Cowley. I think [the domain] will probably happen because there’s sufficient demand, she added.

Jonathan Robinson, chief operating officer for internet services firm Group NBT, highlighted the role of domain names as central to the success of the internet.

They are at the heart of every single e-commerce and email interaction ­ a vital link between the online and offline business and a system that has remained remarkably stable, he added.

But internet consultant Jarrod Robinson argued that the proliferation of web search tools on users’ desktops means that many now bypass domain names completely when trying to find a business or service provider.

There was also apprehension among the registrar community about the possibility of Google, Yahoo and Microsoft beginning to offer domain name services. Group NBT’s Robinson encouraged registrars to find niches to operate underneath the web giants, in order to differentiate themselves.

Source: Phil Muncaster, IT Week - 29 Nov 2007